Vos marques de commerce, avez-vous fait une réflexion légale stratégique?

02-02-2018 / Articles-conseils

Les entreprises manufacturières et de services investissent des sommes astronomiques en publicité et en marketing, tant au Canada qu’à l’étranger. Pourtant, la majorité d’entre elles ne prennent pas les mesures pour protéger leurs marques de commerce (mot, logo, slogan, notamment), ni d’en vérifier la disponibilité avant de les adopter, mais de plus, elles n’ont souvent pas intégré la démarche juridique dans leur stratégie, tant pour le Canada que pour l’étranger.

Les statistiques internationales du World Intellectual Property Organization (WIPO) ont de quoi faire réfléchir, parlant d’environ 7 millions de demandes d’enregistrement de marques en 2016, soit plus de 16 % d’augmentation par rapport à l’année précédente, avec la Chine en tête de liste (+3 millions), suivi des États-Unis, du Japon, de l’Union européenne et de l’Inde. Plus de 400 000 demandes sont déposées annuellement aux États-Unis. Au Canada, près de la moitié des demandes ont été déposées par des non-résidents. Pourquoi si peu de canadiens portent attention aux marques de commerce et à leur protection?

Il est donc extrêmement important d’aller au-delà d’une simple stratégie de communication et de marketing, pour y intégrer aussi, dès le départ, la portion juridique, et ce, avant d’enclencher la mise en marché. Voici quelques questions auxquelles seuls les avocats et agents de marques de commerce spécialisés en cette matière pourront répondre :

• La marque est-elle vraiment disponible?
• Est-elle enregistrable, car les lois en matière de marque de commerce et leur interprétation par les tribunaux peut faire en sorte que la marque ne puisse pas être enregistrée.
• Crée-t-elle de la confusion avec d’autres marques, nom d’entreprises ou nom de domaine?

Il est essentiel que la démarche de « branding » effectuée avec le service marketing interne et la direction de l’entreprise, tout comme avec la firme de publicité, implique les juristes spécialisés dès le départ, car sinon il est possible que tout soit à recommencer par la suite, avec les frais très importants que cela implique (emballages, site internet, catalogues, etc.)

Cette réflexion stratégique, incorporant la dimension légale, est essentielle non seulement lorsque l’entreprise s’apprête à lancer un nouveau produit ou service, mais aussi en vue de protéger ses marques corporatives, le logo même de l’entreprise, et non seulement celui d’un produit ou service spécifique (le « ABC » et le logo « ABC » de la compagnie « Portes ABC Inc. », par exemple.

Il est aussi essentiel d’envisager dans quels pays l’entreprise prévoit faire des affaires, à court, moyen et long terme, ce qui dictera possiblement le dépôt de marques non seulement au Canada, mais aussi dans certains autres pays, prenant en compte que le processus d’enregistrement varie, pour les pays les plus rapides (une minorité), d’environ 6 mois à plusieurs années!

Le fait d’avoir, par exemple, déposé immédiatement une marque de l’Union européenne (couvrant d’un coup 28 pays) serait une excellente idée, si l’entreprise pense à développer ce marché d’ici 2 à 3 ans, désirant bénéficier des avantages offerts par le nouveau traité de libre- échange Canada / Union européenne (AECG).

Beaucoup d’entreprises pensent aussi trop tard à protéger leur marque en Chine, pour se heurter au fait qu’elle a déjà été enregistrée lorsqu’elle cherche à faire fabriquer des produits localement ou encore envisage le gigantesque marché de consommateurs que représente la Chine.

L’appropriation par tiers de mauvaise foi, appelés dans le milieu des juristes les « trolls », est un phénomène très fréquent en Chine, mais aussi dans plusieurs pays à travers le monde. Ce sont souvent vos distributeurs, agents et fournisseurs qui tenteront de s’approprier votre marque, à votre insu, pour mieux pouvoir par la suite négocier avec vous. Ou encore les trolls, qui auront vu votre marque lors d’une foire commerciale à laquelle vous aurez participé ou qui font la veille systématique des marques déposées ailleurs dans le mode et déposent dans leur pays, espérant pouvoir vous revendre votre propre marque, à gros prix, sur leur territoire.

Il ne faut pas oublier que le propriétaire d’une marque enregistrée dans son pays pourra vous bloquer, par voie de divers recours dont l’injonction, la saisie de vos marchandises, etc. C’est dans la plupart des pays le 1^er à enregistrer la marque, et non à l’utiliser, qui a les droits.

Nous voyons d’ailleurs une augmentation des déposants de mauvaise foi, ici même au Canada, en raison des modifications effectuées à la Loi sur les marques de commerce qui entreront en vigueur d’ici 2019 (à moins de report par l’OPIC). Le processus d’enregistrement au Canada prenant près de 3 ans, en ce moment, les trolls s’y prennent de bonne heure! Ces trolls espèrent donc monnayer un enregistrement contre des dollars, en les revendant aux entreprises canadiennes qui ont été négligentes à enregistrer leurs marques au Canada. Ces entreprises auront le choix de racheter leurs marques ou encore de faire les frais d’un procès pour tenter de les récupérer, ce qui pourrait être long et coûteux.

Mais attention, il faut rappeler qu’au Canada, à défaut d’enregistrement, vos droits découlant de votre emploi antérieur sont limités territorialement. Si vous n’avez pas fait de vente de vos produits en Colombie-Britannique, par exemple, vous ne pourrez donc possiblement pas bloquer celui ayant enregistré votre marque au Canada et serez aussi limité dans votre expansion canadienne.

En matière de marques de commerce, la stratégie n’est pas que marketing. Elle est aussi légale. Notre cabinet est à même de vous conseiller quant aux meilleures stratégies en matière de marques de commerce et de vous assister dans la gestion et la protection de votre portefeuille de marques, tant au Canada qu’à l’international.

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