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À vos marques (de commerce) – Prêt – Go Madrid!

16-06-2020 / Articles-conseils

La relance tant attendue est à nos portes, à la suite de la crise du coronavirus. Il faut donc rapidement se remettre en phase vente, prospection de marché, tant locaux qu’internationaux. Comment se démarquer avant tout et s’assurer d’obtenir des clients, de nouveaux mandats ou des bons de commande? En protégeant ses marques de commerce!

Qu’est-ce que la marque de commerce?

La marque de commerce, c’est avant tout les mots, les logos et les slogans utilisés en lien avec vos produits et services, qui les rendent distinctifs sur le marché et permettent ainsi à vos clients potentiels de vous retracer facilement, par Internet ou autrement. Ce n’est pas la même chose que le nom légal de votre entreprise.

Trop d’entreprises négligent de demander l’enregistrement de leurs marques de commerce, au Canada et dans les pays où elles entendent exporter, se privant ainsi de la reconnaissance et des protections offertes par les lois en matière de marques de commerce dont elles ne pourraient autrement bénéficier.

D’un point de vue purement capitaliste, les entreprises oublient aussi le fait qu’un portefeuille de marques de commerce, adéquatement protégé, aura une valeur certaine. Il en sera tenu compte au moment de tout financement, investissement de sociétés de capital de risque dans l’entreprise ou de vente de celle-ci, la société ayant certainement une bien meilleure valeur en ayant protégé sa propriété intellectuelle, dont ses marques de commerce.

Le système Madrid, un système simplifié d’enregistrement d’une marque internationale

Pour les entreprises qui partent à la conquête des marchés étrangers, un système simplifié d’enregistrement d’une marque internationale est désormais accessible depuis juin 2019, soit le Système de Madrid, permettant de déposer une (1) seule demande, listant les états ou organisations désirés (appelés « parties contractantes »), plutôt que de devoir déposer des demandes séparées dans chaque pays. Ce sont au total, en date de ce jour, 122 états et organisations qui peuvent ainsi être sélectionnés pour fin d’enregistrement de la marque, les frais étant évidemment payables à l’égard de chaque partie contractante sélectionnée.

La demande internationale reposera soit sur un enregistrement déjà obtenu d’une marque de commerce au Canada, soit sur un nouveau dépôt couvrant le Canada et les pays sélectionnés.

Le Système de Madrid réduit donc considérablement les formalités de dépôts par un (1) seul formulaire et le paiement centralisé des taxes officielles, mais simplifie aussi les procédures au moment du renouvellement de la marque après 10 ans ou encore s’il est nécessaire de procéder à un changement d’adresse ou à un changement de propriétaire de la marque lors d’une vente de celle-ci ou d’une réorganisation corporative. Ces événements sont fréquents dans la vie de toute entreprise. Ce système permet aussi d’ajouter des pays additionnels par la suite, lorsque de nouveaux marchés seront développés par l’entreprise, encore une fois de façon simplifiée.

La protection de la marque via le Système de Madrid réduit donc considérablement les frais associés à la protection de la marque à l’international, lorsque la demande ne rencontre aucun problème au niveau des états et organisations sélectionnés.

Le système de Madrid n’est certainement pas parfait ni recommandé dans tous les cas, ayant aussi ses désavantages, mais il s’agit sans contredit d’un outil d’intérêt à envisager dans l’expansion internationale de toute entreprise, surtout en temps de relance où les liquidités sont moins au rendez-vous.

L’importance de faire ses recherches et de valider la disponibilité de la marque

Enfin, il ne faut pas passer sous silence également que trop peu d’entreprises prennent la peine de faire les recherches nécessaires afin de vérifier que leur marque est disponible et ne porte pas à confusion sur un marché. Elles se contentent de « pitonner » sur Internet, sans connaître les principes, avant tout légaux et non marketing, qui régissent véritablement ce domaine complexe, risquant ainsi un éventuel litige avec le propriétaire d’une marque de commerce prioritaire.  Il ne suffit pas de changer une lettre pour se distinguer de la marque d’une tierce partie, par exemple!

Évidemment, de nombreux outils existent sur le marché et leur fiabilité et coûts peuvent souvent refroidir les ardeurs. Mais une stratégie doit néanmoins être envisagée, pour au moins valider la disponibilité de la marque au Canada ou encore aux USA, par exemple. Il faut aussi rappeler que dans le cas d’une demande d’enregistrement sous le Système de Madrid, l’ensemble de la démarche reposera sur la marque canadienne, d’où l’importance de valider la disponibilité de celle-ci, dans le cadre d’une marque non déjà enregistrée au Canada.

En ne faisant pas appel à des cabinets d’avocats et agents de marques de commerce, les entreprises se privent aussi malheureusement d’outils de recherche et de conseils spécialisés et augmentent ainsi leurs risques de devoir procéder à un « rebranding » coûteux, après beaucoup d’argent déjà dépensé pour faire connaître la marque problématique.

Notre cabinet, en collaboration avec nos cabinets partenaires internationaux, est à même de vous conseiller sur le choix de vos marques de commerce et leur protection, de même que de prendre en charge le dépôt et l’enregistrement de votre portefeuille de marques de commerce tant au Canada qu’à l’étranger.

Affiliations internationales : Lawyers Associated Worldwide  |  PLG International Lawyers  |  USLAW

© 2020 Therrien Couture Joli-Cœur

Me Micheline Dessureault
Avocate et agent de marques de commerce
418-681-7007
micheline.dessureault@groupetcj.ca

 

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